抵触申请的实体认定并非抵触申请抗辩成立的前提

  2016年5月10日，原告A公司向国家知识产权局提交了一件名称为“空气检测仪”的实用新型专利申请。2016年12月14日，该专利申请取得授权（专利号：ZL8.5）。原告指控被告B公司以制造、销售的方式侵害其实用新型专利权，要求被告停止侵权并赔偿经济损失50万元。被告B公司以实施自己实用新型专利权为由作不侵权抗辩，该专利的申请日在涉案专利申请日之前，公开日在该申请日之后。

  笔者经对比后发现被控侵权产品的技术特征与申请在先、公开在后的实用新型专利权技术特征相同，作者觉得应认定被控侵权产品使用了申请在先、公开在后实用新型专利技术特征，未侵犯原告的专利权，被告的不侵权抗辩成立。该案最终结果以原告撤诉告终[i]，但抵触申请的抗辩的争议及笔者思考的问题并未结束，抵触申请抗辩时是否必须以抵触申请成立为前提，即须和涉案专利技术构成同样的发明或者实用新型为前提，或是直接参照现存技术的比对方法将被诉侵权产品与抵触申请进行比对，如果相同或者实质相同则抵触申请抗辩成立。笔者希望能够通过本文理清相关争议问题，为以后的代理实践起到一定引导作用。

  我国专利法没有对抵触申请的定义进行规定，与之有关的法律规定体现于两处，一是《专利法》第22条第2款有关发明、实用新型专利新颖性的规定。二是《专利法》第23条第1款有关外观设计专利新颖性的规定。在上述法律规定的基础上，2010年修订的《专利审查指南》第二部分第三章2.2以及第四部分第五章5中,分别对发明、实用新型专利的“抵触申请”和外观设计专利的抵触申请做出了定义。即“根据专利法第二十二条第二款的规定，在发明或者实用新型的判断中，由任何单位或个人就同样的发明或者实用新型已在申请日以前向专利局提出并且在申请日以后（含申请日）公布的专利申请文件或者公告的专利文件损害该申请日提出的专利申请的新颖性。为描述简便，在判断新颖性时，将这种损害新颖性的专利申请，称为抵触申请。”

  从上述定义能够准确的看出，在认定一项专利(或专利申请)是否构成抵触申请时,需要仔细考虑三个条件：第一，在先申请的申请日（优先权日）早于在后申请的申请日（优先权日），但不包括两件申请申请日相同的情况；第二，在先申请的公开日期晚于在后申请的申请日（优先权日），包括在先申请的公开日期与在后申请的申请日相同的情况；第三，在后申请的权利要求所要求保护的发明或者实用新型已经被在先申请的整个申请文件所披露，即必须是就同样的发明或者实用新型提出的申请。满足以上三个条件，在先申请则构成了在后申请的“抵触申请”。此“抵触申请”的定义系在专利授权阶段评价专利新颖时应当考虑的，即“抵触申请”的实体认定条件。

  抵触申请与现存技术有明显区别，最重要的包含：1，公开时间不同。现存技术的公开时间在涉案专利的申请日之前，而抵触申请的公开时间在涉案专利的申请日之后，故抵触申请本质上是在先申请；2，法律性质不同。除新颖性外，现存技术还能够适用于评价涉案专利的创造性，例如将不同的现存技术进行组合,或者将现存技术与本领域的公知常识结合，或者在现存技术的基础上进行逻辑分析或者推理。而抵触申请仅可用于评价新颖性，不能与其他现存技术、抵触申请或者公知常识结合评价创造性；3，公开形式不同。现存技术既包括出版公开，也包括使用公开和其他方式公开。抵触申请只能构成出版公开；4，地域要求不同。在我国境内外公开的技术均可以构成现存技术，而抵触申请必须是在我国提交的专利申请或者专利，向其他几个国家或者地区(例如欧盟、我国台湾地区)提交的专利申请或者专利文件不能构成抵触申请。

  虽然抵触申请与现存技术有诸多不同之处，但其有一个重要的共性：均可以破坏专利申请或者被授权专利的新颖性，从而破坏技术方案的可专利性。在发生专利侵权纠纷时，被控侵权人可通过现存技术向专利复审委申请宣告原告专利无效，也可以直接以现存技术进行不侵权抗辩，这样就避免了程序上的繁琐，提高了诉讼效率。根据《专利法》（2008年修正）第62条规定，在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计“属于现存技术或者现有设计的”，不构成侵犯专利权。《专利法》第62条仅仅规定了以现存技术进行不侵权抗辩，而没有明确提到抵触申请抗辩，但是由于抵触申请在破坏技术方案可专利性方面扮演着和现存技术相近的角色，因此在是不是能够援引抵触申请进行现存技术抗辩这一问题上在一段时间内一直存在着争议，并且在司法实践中各地法院判决不仅一致。不过目前，抵触申请的能否类推适用现存技术抗辩的争论在我国立法、行政和司法层面基本趋于一致，可谓尘埃落定，即抵触申请可以参照现存技术进行抗辩，争议的焦点转变为抵触申请抗辩的具体适合使用的范围和适用方法之争。

  笔者思考的问题系是否只要是申请在先、公开在后，且抵触申请与被诉侵权产品特征相同或者实质相同即可以认定抵触申请抗辩成立，而不考虑抵触申请与专利技术的比对，即不考虑《专利审查指南》抵触申请定义中的二者是否系同样的发明或实用新型的问题，而是参照现存技术的抗辩思路及比对顺序进行，即将抵触申请与被诉侵权产品的技术特征进行比对，只要被诉侵权产品与抵触申请相同则无须比对抵触申请与专利技术异同，则认定抵触申请抗辩成立。

  司法实践中存在一种观点，认定抵触申请与现存技术确有不同，抵触申请的定义中明确规定抵触申请以同样的发明或者实用新型为前提，是否应以抵触申请与涉案专利技术特征进行比对，以构成同样的发明或者实用新型为基础，如不构成同样的发明或者实用新型则因不符合有关定义，则无须与被诉侵权产品做比对分析即可直接得出抵触申请抗辩不成立的结论。在山东艾德姆机电有限公司与山东宇豪工贸有限公司、兖州煤业股份有限公司济宁二号煤矿侵害实用新型专利权纠纷一案[ii]中上述观点得到体现。该案认定抵触申请即指与专利申请同样的技术方案在专利申请日前已向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在专利申请日后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中的申请。可见，抵触申请中的技术方案一定是与专利同样的技术方案。该案中“滚轮罐耳的滚轮支撑体”实用新型专利并非与涉案专利权利要求1同样的技术方案，其不构成涉案专利的抵触申请。所以，宇豪公司关于被诉侵权产品系实施涉案专利抵触申请中的技术方案不侵害涉案专利权的主张不能成立。即抵触申请中的技术方案一定是与专利同样的技术方案作为前提要件，如果比对结果不同，则直接否定抵触申请的抗辩。

  笔者并不赞成上述案例的观点。在被诉侵权技术方案若已被抵触申请完整公开，与抵触申请抗辩中的“抵触申请“构成相同的情形下，在该技术方案相对于抵触申请不具有新颖性时，抵触申请抗辩已经成立，则无须再比对抵触申请与涉案专利是否构成同样的发明创造。可见，抵触申请抗辩中的“抵触申请“与《专利审查指南》规定的“抵触申请“并非同一概念，不过，由于学术界和实务界普遍将这种抗辩类型称之为“抵触申请抗辩”，故不可避免地在某些特定的程度上造成了许多学者甚至是实务界人士的误解，即认为被控侵权人援引抵触申请技术抗辩时，必须首先证明该引证技术构成抵触申请（包括时间要件和内容要件）。实际上被控侵权人只需证明援引的技术符合抵触申请“在先申请，在后公开”的时间要件即可，无须证明其援引的技术符合与专利技术属于相同的技术方案这一内容要件。这与适用现存技术抗辩时，不需要事先将现存技术与涉案专利技术进行比对以确定现存技术是否损害涉案专利技术的新颖性或者创造性的原理是一致的。

  对于抵触申请抗辩成立的条件，《最高人民法院知识产权案件年度报告（2015）摘要》在再审申请人慈溪市博生塑料制品有限公司与被申请人陈剑侵害实用新型专利权纠纷案【（2015）民申字第188号】（简称“清洁工具”实用新型专利侵权案）中，最高人民法院指出，被诉侵权人以其实施的技术方案属于抵触申请为由，主张不侵害专利权的，应当审查被诉侵权技术方案是否已被抵触申请完整公开。在该技术方案相对于抵触申请不具有新颖性时，抵触申请抗辩成立。

  最高人民法院指出，在认定一项专利是否构成涉案专利抵触申请时，应当将该专利的申请日、公布日或者授权公告日与涉案专利的申请日作比较。如果该专利的申请日在涉案专利的申请日之前，公布日或者授权公告日在涉案专利的申请日之后，则该专利可以构成涉案专利的抵触申请。最高人民法院并未受抵触申请两相同的束缚，直接认定申请在前，公开在后即为抵触申请，可以参照现存技术进行比对。另外，该案的主办法官杜薇科在其撰写的《抵触申请抗辩及其制度完善》[iii]一文中认定，在认定是否构成抵触申请时，仅考虑时间要件即可，是否公开了同样的发明、实用新型或者外观设计，属于涉案专利相对于抵触申请有没有新颖性或可授权性的实体认定，不宜将二者混为一谈。即在侵权纠纷中不应审查是否是同样的发明创造，即不审查实体性问题。认为只要是申请在前、公开在后的申请首先与被诉侵权产品做比对，如果相同则不侵权。

  综上所述，可见在专利侵权诉讼领域，抵触申请是指在申请日以前向国务院专利行政部门提出的申请，并在申请日以后公布的专利申请文件或公告的专利文件。在专利侵权诉讼中，被诉侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于抵触申请的，不构成侵犯专利权。被控侵权人仅需证明其援引抗辩的技术方案符合抵触申请“在先申请，在后公开”这一时间要件即可进行有关技术比对，无须先行证明其援引的技术与专利技术属于相同的技术方案。但需要强调的是，为了与现阶段专利授权确权制度保持一致，抵触申请技术抗辩仅限于评价被控侵权技术的新颖性，而不能用于评价被控侵权技术的创造性。

  [iii]杜微科傅蕾《抵触申请抗辩及其制度完善》载《知识产权》2016年第11期返回搜狐，查看更加多